Contexto histórico

Como você já deve saber, em 14 de abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) (i) declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279/1996) – eliminando, assim, o prazo mínimo automático de dez anos a partir da data de concessão da patente –, e (ii) determinou que as patentes farmacêuticas perdessem imediatamente esse prazo de 10 anos.

Isso foi resultado de uma ação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República (ADI 5529).

Além das reduções na duração das patentes como resultado direto da decisão do Supremo Tribunal Federal e apesar das muitas medidas bem-sucedidas adotadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para reduzir o acúmulo de pedidos de patente, ainda há pedidos de patente que continuam sujeitos a atrasos consideráveis exclusivamente devido à falta de ação do INPI. 

Tendo em vista as duas situações acima, mais de 70 ações judiciais de PTA foram ajuizadas desde abril de 2021.

Contexto estratégico

Embora a taxa de sucesso das reivindicações de PTA permaneça limitada sob a jurisprudência atual, essas ações podem, no entanto, ter um valor estratégico significativo, particularmente se tribunais superiores – como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou, a longo prazo, o Supremo Tribunal Federal (STF) – revisarem sua interpretação atual.

Também vale a pena observar que o Congresso Nacional ainda pode aprovar legislação para regulamentar o PTA. É possível que tal legislação preveja que apenas as patentes sujeitas a uma ação judicial de PTA pendente sejam elegíveis para ajuste de prazo.

É importante ressaltar que não prevemos riscos significativos para os titulares de patentes ao buscarem reivindicações de PTA caso a caso, dado que os Tribunais Federais têm reconhecido consistentemente a solidez jurídica de tais discussões.

Além disso, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE), em um caso específico, decidiu expressamente que as reivindicações de PTA não são infundadas nem abusivas.

Ações recomendadas

Por esses motivos, recomendamos que nossos clientes:

• Revisem as patentes de interesse que possam ter sido afetadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ADI 5529 ou ainda pelo tempo excessivo levado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); e
• Considerem a apresentação de ações de PTA relativas às patentes de interesse. Tenham em mente que qualquer ação de PTA referente a patentes afetadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ADI 5529 deve ser apresentada antes de 14 de maio de 2026, devido ao prazo de prescrição aplicável.

Caso necessitem de ajuda para realizar uma análise preliminar de seu portfólio de patentes a fim de identificar aquelas que possam ser elegíveis para reivindicações de PTA, teremos prazer em auxiliá-los.

Também teremos prazer em fornecer uma proposta de honorários para auxiliar na preparação e apresentação dessas ações.