Mesmo em vigor há pouco mais de um ano – praticamente 18 meses -, o Protocolo de Madri vem irradiando impactos positivos tanto para os requerentes nacionais quanto para os estrangeiros. No entanto, percebe-se que algumas ponderações precisam ser feitas.

Começando pelos benefícios, a adesão ao Protocolo disponibilizou para o empresariado nacional um mecanismo muito útil para a internacionalização de suas marcas a um custo bem inferior na comparação com aquele decorrente de registros requeridos individualmente nos países de interesse. Nessa esteira, merece destaque a introdução do regime de co-titularidade por meio de uma das quatro Resoluções emitidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI -, no âmbito de Madri.

Embora a Lei de Propriedade Industrial – LPI não vedasse a co-titularidade, foi somente com a entrada em vigor do Protocolo que ela foi viabilizada.

Para uma parcela significativa dos requerentes estrangeiros, poder agora designar o Brasil, em vez de requerer proteção de suas marcas no INPI, é ter o nosso País inserido em um sistema ao qual eles já estavam familiarizados há décadas e que se mostrou eficaz e relativamente simples com vistas à obtenção de proteção de suas marcas. Muitos desses estrangeiros são depositantes tradicionais, usuários do INPI, portanto, enquanto outros passaram a considerar o Brasil como um mercado em potencial, em vista mesmo da facilidade que o sistema de Madri propicia.

Mesmo assim, no cotidiano, com as questões práticas sendo trazidas à tona de forma dinâmica, e à medida em que surgem os incidentes processuais, esse novo sistema tem exigido um constante aprendizado tanto no aconselhamento de requerentes nacionais em busca de proteção para suas marcas em outros mercados, como também de depositantes estrangeiros que designam o Brasil.

Vale notar que os requerentes de pedidos nacionais ainda não têm acesso ao sistema multiclasse, em contraste com aqueles que podem fazer uso dessa ferramenta, desde que no âmbito de Madri. Em decorrência disso, a formulação de um pedido de registro internacional para os empresários brasileiros não se mostra uma tarefa tão fácil assim. A uma porque o depositante precisará fazer uma verdadeira montagem de casos base - mesma marca em diferentes classes - para então reivindicar os produtos e serviços de interesse. E a duas porque a descrição de produtos e serviços a ser reivindicada deve estar em linha com os termos que a Secretaria Internacional adota como padrão. É preciso pesquisar previamente a fim de evitar que inconsistências sejam apontadas, e que quando ocorrem têm como consequência a necessidade de cumprimento de prazos e o pagamento de taxas.

Há também peculiaridades a serem observadas pelos requerentes nacionais, dependendo dos países de interesse. Muito embora seja possível fazer consultas prévias para a coleta de informações acerca de cada país que se quer designar, nem sempre as regras são suficientemente claras para aqueles que não militam na área de marcas. Em suma, ainda que seja estimulado o uso do sistema de Madri pelo próprio interessado diretamente, tal via pode se mostrar problemática na prática, em especial para aqueles sem experiência na gestão de um portfólio internacional de marcas.

Para os requerentes estrangeiros, há uma questão que pode ser um ponto de inflexão: havendo o deferimento parcial de uma designação em regime multiclasse, ou seja, o deferimento da designação em algumas classes e indeferimento em outra ou outras classes, a concessão do registro nas classes deferidas deverá aguardar decisão nos recursos pendentes.

Isso porque a data da concessão é única em todas as classes. Ocorre que os recursos estão sendo decididos dentro de 20 meses, em média, o que é um tempo consideravelmente longo. Com isso, o depositante que aguarda o registro de sua marca para poder licenciá-la de forma onerosa, por exemplo, não poderá fazê-lo até que sejam proferidas decisões nos recursos pendentes.

A propósito da concessão do registro de marca, o certificado de registro correspondente será emitido pelo INPI, porém não haverá o seu encaminhamento à Secretaria Internacional, sendo apenas disponibilizado no site do Instituto para retirada por meio do procurador indicado nos autos ou do próprio titular.

O artigo 135 da LPI constitui um capítulo à parte, tamanha a repercussão que a sua não observância poderá ter no portfólio de marcas quando envolver a cessão de uma designação. Segundo tal dispositivo, uma cessão deve compreender todos os registros ou pedidos de marcas iguais ou semelhantes que protejam produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos que não forem objeto da cessão. O artigo 135 enfatiza, portanto, a impossibilidade de convivência entre sinais iguais ou semelhantes, pertencentes a requerentes ou titulares distintos, para assinalar produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico ou afim.

O grande problema causado por esse dispositivo é que há posições divergentes dentro do INPI acerca dos acordos de coexistência que poderiam resolver questões oriundas das cessões de marcas entre partes não vinculadas economicamente, pois enquanto alguns examinadores defendem o entendimento de que os acordos seriam válidos para afastar conflito entre marcas, outros entendem que o potencial conflito entre marcas afetaria o mercado tornando-se, portanto, uma questão de interesse público que não pode ser regulamentada pelas partes.

Outra questão que se coloca é a necessidade de regulamentação da marca de posição pelo INPI, que seria extremamente bem-vinda, na medida em que não há empecilho à sua proteção, considerando que a LPI protege as marcas visualmente perceptíveis, o que permitirá que pedidos pendentes de análise há quase uma década, sendo um deles aquele que se refere ao famoso solado vermelho do calçado Loubutin, fossem finalmente decididos. Com o aumento considerável de pedidos designando o Brasil, é de se esperar que haja também maior demanda por proteção para essa modalidade. Na ausência de uma regulamentação, marcas de posição enfrentam longos períodos de exame, o que é incompatível com o compromisso assumido pelo Brasil, de notificar uma recusa em até 18 meses.

A esse respeito vale acrescentar que em 13 de abril de 2021 foi divulgada Consulta Pública pelo INPI para manifestação dos interessados sobre a minuta com proposta de parâmetros para o exame das marcas de posição. Tal iniciativa traz um alento para aqueles requerentes que há anos aguardam decisão em seus processos.

Ainda no tocante a adequações tidas como necessárias, o contexto da adesão do Brasil ao Protocolo, na opinião de muitos especialistas, poderia ter sido aproveitado para alterar a LPI, com vistas à inclusão de exigência de declaração de uso ou de intenção de uso da marca em intervalos regulares.

A perda dessa oportunidade fica ainda mais clara ao levar-se em conta o que determina a legislação brasileira acerca do exame de marcas. Diferentemente de muitos países membros do Protocolo, a LPI estabelece que o INPI examine as marcas também com base em proibições relativas, quão sejam, marcas anteriores de terceiros, e não apenas com fundamento em razões absolutas para concluir, por exemplo, se a marca é descritiva ou genérica relativamente aos produtos ou serviços que pretende identificar ou enganosa de alguma forma.

Assim, quanto mais marcas estiverem inscritas no banco de dados do INPI, sem que seja obrigatória a comprovação de seu uso de forma regular, maior será a probabilidade de que venham a ser apontadas como empecilho ao registro de novas marcas no momento do exame substantivo a ser realizado pelo INPI. Esse acervo de marcas não utilizadas formam o que se convencionou denominar de dead wood, isto é, uma verdadeira barreira de marcas que não vêm cumprindo a sua função, à proteção de novos sinais.

Por fim, e como se sabe, a principal desvantagem percebida no Protocolo de Madri continua sendo que o pedido ou o registro internacional está subordinado ao pedido ou registro de base, ou seja, o indeferimento, arquivamento do pedido ou a nulidade do registro no prazo de cinco anos da data de Registro Internacional levará ao cancelamento desse.

Isso, por seu turno, fará com que toda a estratégia de proteção por meio de um Registro Internacional caia por terra. Como forma de mitigar tão significativa desvantagem, o titular poderá aproveitar a data do Registro Internacional para, dentro de três meses a contar de seu cancelamento, requerer registros individuais, ou seja, registros nacionais nos países de interesse. Isso tudo a custo muito maior, tendo em vista a necessidade de contratação de procuradores em cada um deles.

Apesar da expectativa de que a adesão ao Protocolo resultaria em desburocratização e consequente diminuição de custos no Registro Internacional com maior segurança jurídica para as empresas nacionais, em especial as exportadoras e as que se utilizam de e-commerce, facilitando a proteção e a defesa de suas marcas em âmbito internacional, o que se vê até o momento é um INPI claudicante em analisar os pedidos designados, dar equidade de tratamento aos pedidos nacionais e solução a casos pendentes de análise pela simples falta de diretrizes internas acompanhado de um número para lá de tímido de pedidos internacionais depositados por empresas brasileiras. Desde outubro de 2019, foram levados a registro na OMPI 191 pedidos por empresas brasileiras, ao passo que até o momento o Brasil totaliza 14.405 designações recebidas, ou seja, de extensões requeridas por estrangeiros.